日本最新判决对专利权的属地原则作出扩大解释，在某些情况下，日本专利权保护可能触达日本境外的互联网相关活动。
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2023年5月26日，知识产权高等法院在一个全体法官出席听审的案件（Dwango Co Ltd v FC2 Inc[第10046号案件]）中就涉案日本网络系统发明专利权的属地问题作出新的判决。在本案的网络系统中，服务器通过网络（互联网）连接终端，服务器与终端作为一个整体有机运行。
该判决得出结论，公司创建网络系统的，即使该网络系统中的一个要素（如服务器）位于日本境外，但如果法庭在评估了下文列出的四个要素和其他相关情况后认定该行为视为在日本进行，那么该创建新网络系统的行为构成日本《专利法》第2条第3款第1项所规定的“生产”。
根据该判决，即使权利要求中的一个组成部分（如服务器）位于日本境外，如果其余组成部分位于日本，日本专利权仍可能触达该系统。
案件概要
上诉人顿飞补苍驳辞（也是一审原告）是专利号闯笔6526304的所有者，该专利涉及评论分发系统。被上诉人贵颁2（也是一审被告）在互联网上运营视频和评论分发服务。
上诉人主张，被上诉人运营的视频分发服务系统（被告的系统）属于专利发明的技术范围，并且被上诉人从位于美国的服务器向位于日本的用户终端传送文件的行为构成了日本专利法第2条第3款第1项所规定的“生产”行为，侵犯了专利发明。
本案争议点
在本案中，作为被告系统其中一个组成部分的服务器位于美国，仅用户终端位于日本，因此，不满足本专利权利要求中的所有要素。被上诉人构建系统的行为是否构成日本《专利法》第2条第3款第1项规定的“生产”行为，以及在这种情况下日本专利权是否触达被告的系统，是本案的争议点。
属地原则
属地原则同样适用于日本专利。该原则意味着每个国家的专利权的设立、转让、有效性等由该国的法律决定，并且专利权的效力仅在该国领土内得到承认。
由于服务器位于美国而用户终端位于日本，因此，被告系统同时位于美国和日本，在此情况下，创建被告系统的行为是否构成日本专利法第2条第3款第1项下的“生产”行为与属地原则息息相关。
法院判决
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对于上述问题，一审法院东京地方法院认为，根据属地原则，要符合日本《专利法》第2条第3款第1项规定的“生产”，争议系统必须新近在日本生产，且满足专利发明权利要求中的所有要素（见东京地方法院2019年Dwango Co Ltd诉FC2 Inc案[第25152号案，2022年3月24日判决]）。法院并得出结论，上诉人（第一审被告）并未在日本“生产”被告的系统。
但上诉法院推翻了一审判决，认定上诉人从位于美国的服务器向位于日本的用户终端传送文件的行为构成了日本《专利法》第2条第3款第1项下的“生产”。
本案判决从发明专利权能否得到妥当保护的角度来确定创建新网络型系统的行为是否构成日本《专利法》第2条第3款第1项下的“生产”，判决考虑到了以下两种情况。
首先，判决认为，在网络系统中，服务器位于日本境外已成为常态，即使服务器位于日本境外，如果终端位于日本，也可以在日本使用该系统，这种使用可能会影响专利权人通过在日本使用该发明应获得的经济利益。
因此，若坚持严格解释属地原则，仅因为服务器位于日本境外就得出创建新网络型系统的行为不属于日本《专利法》第2条第3款下的“生产”范围，那么专利权将得不到充分的保护，这显然不妥当。
其次，判决指出，仅因为用户终端位于日本，就一律将创建新网络系统的行为解释为日本《专利法》第2条第3款下的“实施”，则又会导致专利权的过度保护，并对经济活动造成阻碍，这也是不合理的。
基于这两个原因，判决认为，对于创建新网络系统的行为，即使构成网络系统要素的服务器位于日本境外，法院还应考虑：（1）行为的具体方式；（2）系统中国内组件在发明中的功能或作用；（3）通过使用系统实现发明效果的地点；以及（4）使用系统对发明专利权人经济利益的影响和其他相关情况；如果法院经过全面评估认为涉案行为可被视为在日本境内执行，则应认定其构成日本《专利法》第2条第3款下的“生产”。
判决随后指出，对于（1），日本用户接收文件与从位于美国的服务器传送文件是一个整体，有了接收行为，被告的系统才完成，因此传送和接收可以视为在日本进行。
对于（2），判决还指出，存在于日本的用户终端所执行的功能是实现该发明主要功能必不可少的要素。
对于（3），判决指出，被告的系统可以通过用户终端在日本使用，发明的效果在日本显现。
对于（4），判决指出，从日本使用被告的系统可能会影响上诉人通过在日本使用本发明系统应获得的经济利益。
考虑到（1）至（4），判决得出结论，生产被告系统的行为构成了日本《专利法》第2条第3款第1项下的“生产”。
本案判决的影响
本案判决列出了法庭在认定“生产”行为时需要考虑的四个因素，并认为在本案中，即使构成网络系统的一些要素存在于日本境外，创建新网络系统的行为仍可能构成日本《专利法》第2条第3款第1项下的“生产”。
未来，网络系统运营商应谨慎行事，即便你所创建的网络系统中有部分要素存在于日本境外，你的行为依然有可能被认定为侵犯日本专利。
结论
根据该判决，从事网络系统相关业务的，即便只有其中部分组件存在于日本，该业务仍有可能被认定为侵犯日本专利权。因此，建议此类公司全面评估该判决中的四项要素，判断自己的业务是否有侵犯日本专利权的风险。
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