特许出愿の分割に関する法令は进化し続けています。そのため、出愿人は、分割出愿をするか否か、また、分割出愿する场合にはいつ出愿するか、というジレンマに直面することになります。
特许出愿の分割は、1970年特许法第16条、第10条（5）および第7条（1）の适用を受けます。亲出愿で出愿された発明が复数あり、亲出愿の请求项と分割出愿の请求项とが异なる场合にのみ、特许出愿の分割は认められます。分割出愿は、亲出愿の特许査定または拒絶査定の前、すなわち亲出愿がまだ审査されている间にのみ提出することができます。
パートナー
LexOrbis
先般のBoehringer Ingelheim International Gmbh対Controller of Patentsの裁判において、デリー高等裁判所は、完全な明细书の请求项が、第16条に规定される1件を超える発明、すなわち复数の発明に関するものかどうかは、亲出愿の请求项によって判断されると判示しました。亲出愿の请求范囲に含まれない発明は、それ自体の内容のみについて、分割出愿することはできません。亲出愿と分割出愿の请求项を重复させることはできません。この判示では分割出愿に関する规定が狭く解釈されていますが、控诉はされていません。
ある分割出愿を先に行った后に别の分割出愿を行う场合、つまり分割出愿を连続して行う场合、今は廃止されている知的财产审判委员会（滨笔础叠）は、先に行われた分割出愿に単一性や主题の新规性の欠如の异议がある场合、その出愿は有効であると裁决しました。この裁决では、先に行われた出愿から生じた、后から行われた分割出愿は、2番目の出愿の请求项が最初の出愿の请求项に根ざしている场合に、认められるとされました。分割出愿の分割には、复数の発明があること、最初の分割出愿が审査中であることなど、他にも条件があります。
アソシエイトパートナー
LexOrbis
分割出愿を行う时期として最适なのは、亲出愿の请求项に制限が付されたり、発明の単一性の欠如の异议が提起されたときです。亲出愿の请求项にそのような単一性の欠如の异议がない场合でも、分割出愿を行うことができます。分割された请求项は、亲出愿の请求项から取り除く必要があります。インド特许庁（滨笔翱）が异议を唱えた场合、出愿人は、分割された请求项が、亲出愿の请求项とは异なる発明に関するものであることを、証明しなければなりません。これは分割出愿の必须要件です。请求项が亲出愿とは异なる课题を解决し、技术的効果や先行技术に対する进歩性を备えていれば、异なる発明に関する请求项に该当します。
亲出愿の请求项が复数の発明に関するものである场合、分割出愿を行うべきです。分割出愿の请求项は、亲出愿の请求项に类似していないこと、または亲出愿の请求项を拡大解釈したものではないことなどの、基本的条件を満たす必要があり、亲出愿の発明とは异なる発明に関するものでなければなりません。特许出愿では査定の事前通知がなく、亲出愿の査定が出された后は分割出愿を行うことはできないため、分割出愿はできるだけ早い时期に行うべきです。
特许の分割出愿において、分割出愿の请求项が亲出愿で请求されていない场合、出愿人は审査中の亲出愿の请求项に、分割出愿を希望する请求项を追加することができます。すでに述べたように、请求项は、亲出愿の请求项に类似したもの、または拡大解釈したものであってはならず、亲出愿の発明とは异なる発明に関するものでなければなりません。滨笔翱が追加された请求项に対して、単一性の欠如の异议を提起した场合、出愿人には、分割出愿を行う正当な理由があることになります。また、后で行われた分割出愿の有効性について、滨笔翱は疑义を呈することができなくなります。その场合、可能性は低いものの、もし滨笔翱が新たに追加された请求项に対して异议を提起しなければ、出愿人は现行の出愿に记载された全ての请求项についてのみ、保护を受けることができます。しかし、通常通り、滨笔翱が新しい请求项の追加に异议を提起した场合、出愿人は追加した请求项を取り下げ、支払い済の追加手数料を放弃して、亲出愿の请求项について手続きを継続することができます。
Manisha SinghはLexOrbisのパートナー、Virender Singhはアソシエイトパートナーです。
LexOrbis
709/710 Tolstoy House
15-17 Tolstoy Marg
New Delhi – 110 001
India
Mumbai | Bengaluru
连络先の详细
電話: +91 11 2371 6565
Eメール: mail@lexorbis.com
